La nueva Ley de Secretos Empresariales pretende proteger a las entidades innovadoras cada vez más expuestas a prácticas desleales encaminadas a la apropiación indebida de secretos empresariales, como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad, riesgos que se han incrementado por una creciente externalización, cadenas de suministro más largas y un mayor uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

La reciente Ley de Secretos Empresariales modifica la Ley de Competencia Desleal para, manteniendo la atribución del carácter de competencia desleal a la violación de secretos empresariales, precisar que esta se regirá por lo dispuesto en la nueva norma, que actuará como ley especial frente a las previsiones de la Ley de Competencia Desleal, susceptible, como ley general y en cuanto no se oponga a la especial, de ser utilizada para la integración de lagunas.

 

¿Qué es un secreto empresarial?

La Ley define el “secreto empresarial” como cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero que reúna las siguientes tres características:

  1. Ser secreto. Ha de ser una información reservada, no conocida ni fácilmente accesible para las personas pertenecientes al ámbito en que normalmente se utilice ese tipo de información.
  2. Tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, , que constituya una ventaja competitiva.
  3. Haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

La definición de secreto empresarial que la ley contempla no abarca la información de escasa importancia, como tampoco la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional ni la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible.

 

¿Qué conductas son constitutivas de violación de secretos empresariales?

  • La obtención de secretos empresariales. El acceso, la apropiación o copia no autorizadas de cualesquiera soportes (documentos, ficheros electrónicos, etc.), objetos, sustancias u otros soportes que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir este, y prácticas comerciales desleales.
  • También será ilícita la utilización o revelación de un secreto empresarial incumpliendo acuerdos de confidencialidad u obligaciones contractuales que limiten la utilización del secreto empresarial.

Existen también otras vulneraciones indirectas del secreto, entre las que estarían:

  • La adquisición del secreto empresarial a través de una persona que la obtuvo a su vez de forma ilícita.
  • Supuestos en que explota, produce u ofrece un producto que suponga utilización ilícita de un secreto empresarial.

Debe destacarse en este sentido, como innovación legislativa, que la Ley contempla una figura que denomina “mercancías infractoras”, que define como aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita. El ejemplo más evidente es el de las copias ilegales o falsificaciones.

 

Exclusiones del Secreto empresarial

No se infringe un secreto empresarial cuando la información o conocimiento se obtiene por:

  • El descubrimiento o la creación independientes.
  • La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones.
  • El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados.
  • Cuando dicho conocimiento surge por cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empresarial.

 

Acciones de defensa de los secretos empresariales

Las vías de acción civil frente a la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos empresariales han de ser aplicadas de forma proporcionada, evitando la creación de obstáculos al comercio legítimo en el mercado interior y previendo medidas de salvaguarda contra los abusos.

  • La declaración de la violación del secreto empresarial.
  • La cesación o la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial.
  • La remoción, que comprende la entrega al demandante de la totalidad o parte de los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empresarial, y en su caso su destrucción total o parcial.
  • La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante.
  • La indemnización de los daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor.
  • La publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que deberá preservar en todo caso la confidencialidad del secreto.

Además, en el caso de “mercancías infractoras”, se puede pretender la prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizarlas (o su importación, exportación o almacenamiento). Asimismo, respecto a las mismas se podrá solicitar la aprehensión de las mismas donde se hallen, incluyendo la recuperación de las que se encuentren ya en el mercado.

Nueva Ley de Secretos Empresariales

La nueva Ley de Secretos Empresariales pretende proteger a las empresas de las prácticas desleales encaminadas a la apropiación indebida de secretos empresariales.

Aspectos procesales de la normativa

Las acciones en defensa de los secretos empresariales tienen una regla propia de prescripción, por el transcurso de tres años desde que el titular legitimado tuviera conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial y se interrumpirá por las causas previstas en el Código Civil (reclamación extrajudicial, reconocimiento del deudor, entre otras). La competencia corresponderá al orden jurisdiccional civil y, en primera instancia, a los Juzgados de lo Mercantil, por su especialización en materia de propiedad intelectual e industrial y competencia desleal.

Se le ofrece al titular perjudicado por la infracción la posibilidad de elegir entre (i) exigir los perjuicios económicos que haya sufrido el titular del secreto empresarial -incluyendo el lucro cesante y el enriquecimiento injusto- o (ii) la regalía hipotética, el importe que la parte demandada habría tenido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia.
Las novedades procesales más significativas:
a) Se incorporan una serie de reglas al objeto de preservar el tratamiento confidencial de la información que se aporte o se genere en el proceso.
b) Se ofrece un marco normativo para el desarrollo de diligencias de comprobación de hechos, de acceso a fuentes de prueba en poder de la contraparte o de terceros y, en su caso, de aseguramiento de pruebas.
c) Se incorporan reglas singulares en materia de tutela cautelar, así como especialidades en relación con la caución sustitutoria.

 

Vertiente patrimonial del secreto empresarial

Como activo de la empresa, la Ley de Secretos Empresariales también reconoce la vertiente patrimonial del secreto empresarial, regulando sucintamente el régimen de transmisibilidad y cotitularidad del secreto, así como su régimen de licenciamiento, con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte.

 

¿Cómo afecta al ámbito de las relaciones laborales?

La protección de los secretos empresariales no afectará a la autonomía de los interlocutores sociales (sindicatos) o a su derecho de negociación colectiva, ni tampoco podrá restringir la movilidad laboral de los trabajadores. No podrán imponerse restricciones no previstas legalmente en los contratos de trabajo, ni tampoco limitaciones en el uso por los trabajadores de la experiencia y competencias adquiridas durante el normal transcurso de su carrera profesional en su puesto de trabajo. Por concurrir materialmente con el ámbito de la normativa sobre patentes, la Ley de Secretos Empresariales deja claro que sus disposiciones se entenderán sin perjuicio de lo establecido en el Título IV de Ley de Patentes (Ley 24/2015, de 24 de julio) que regula las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o servicios, manteniendo su régimen diferenciado.

 

Prevención de los riesgos de violación de secretos empresariales

La forma de prevenir la vulneración de un secreto empresarial y, en su caso, perseguir la misma, pasa por identificarlos, inventariarlos, describirlos y establecer un protocolo de actuaciones de protección en el ámbito de la empresa, políticas de Compliance y Auditorías de riesgos.

 

 

Jose María Dutilh

Jose María Dutilh

Socio Director de la Firma de Abogados LeQuid, especializada en Derecho de los Negocios y de las Empresas Sociales, estoy plenamente convencido de que el desarrollo empresarial rentable y eficiente no sólo es compatible sino que necesita la ética empresarial. En la actualidad, desde LeQuid colaboro con empresarios que necesitan una segunda oportunidad a través de estos procesos; Apoyo legal en el día a día, Re emprendimiento socialmente responsable, Fusiones y Adquisiciones, Reestructuración y Refinanciación de empresas o Concurso de acreedores entre otros.

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